In september 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof van Justitie”) een arrest gewezen over de vorm van de Tripp Trapp stoel en meer specifiek over de vraag of de vorm van deze stoel ingeschreven kan worden als merk.
Het Hof van Justitie geeft in dit arrest meer duidelijkheid over vormmerken en de weigeringsgronden die gelden voor de inschrijving van vormmerken. Het Hof van beantwoordt prejudiciële vragen van de Hoge Raad ten aanzien van twee van de drie uitsluitingsgronden op basis waarvan driedimensionale tekens geen geldig merk kunnen vormen in de zin van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn (vgl. artikel 2.1 lid 1 BVIE). Het betreft vormen die door de aard van de waar bepaald worden en vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Wettelijk kader
In artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn is bepaald dat niet als merk kunnen worden ingeschreven (of, indien reeds ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden) tekens die uitsluitend bestaan uit:
i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de Merkenrichtlijn hebben als doel te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (HvJ EU Philips/Remington 18 juni 2002, C-299/99). Dit artikel belet dan ook dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden.
Achtergrond van het geschil
De Tripp Trapp stoel is een kinderstoel bestaande uit schuine staanders en uit horizontale liggers, waarbij de combinatie van de staanders en de liggers een „L‑vorm” heeft. Het zitvlak en de voetenplank zijn variabel in te stellen, zodat de stoel met het ouder wordende kind kan meegroeien.
De stoel is auteursrechtelijk beschermd en Stokke A/S heeft de stoel bovendien in 1998 ook als driedimensionaal merk ingeschreven in de Benelux voor “stoelen, met name kinderstoelen”, zoals hierna afgebeeld:
De Tripp Trapp stoel is erg populair en Stokke A/S e.a. procedeert dan ook veel tegen verschillende (vermeende) inbreukmakers. Een van deze procedures is de procedure tegen de Duitse onderneming Hauck over de productie en verkoop van de “Alpha” en “Beta” stoelen in Nederland.
Het Hof Den Haag oordeelde dat er door de verhandeling van de “Alpha” en “Beta” stoelen inderdaad sprake was van auteursrechtinbreuk. Ten aanzien van het merkenrecht kwam het Hof tot de conclusie dat het aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp stoel een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat de vorm ervan wordt bepaald door de aard van de waar, namelijk een veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel. Kortom, het Hof combineerde de beide weigeringsgronden en meende dat de rechtbank het driedimensionale merk op goede gronden had vernietigd.
De zaak kwam vervolgens bij de Hoge Raad die prejudiciële vragen stelde aan het Hof van Justitie over de gronden waarop de inschrijving van een merk dat bestaat uit de vorm van de waar, kan worden geweigerd of nietig kan worden verklaard.
Vorm bepaald door aard van de waar
Het Hof Den Haag had reeds overwogen dat de Tripp Trapp stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt is als kinderstoel. De stoel is veilig, comfortabel en deugdelijk en is daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord te noemen. In zoverre wordt de vorm van de Tripp Trapp stoel bepaald door de aard van de waar, aldus het Hof.
Het Hof van Justitie overweegt allereerst dat de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar. Het gaat daarbij om wezenlijke kenmerken waarnaar de consument kan zoeken in de waren van concurrenten, omdat deze waren beogen dezelfde of een soortgelijke functie te vervullen. Dit om te voorkomen dat concurrenten een bepaalde vorm welke nuttig is voor het gebruik van de specifieke waren niet kunnen gebruiken omdat deze gemonopoliseerd is door een ander.
Het Hof van Justitie concludeert vervolgens dan ook dat een merk kan worden geweigerd wanneer het een teken betreft dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.
Kortom, waar in eerste instantie bij deze uitsluitingsgrond gedacht diende te worden aan vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn, zoals de ronde vorm van een wiel, is deze uitsluitingsgrond nu ten nadele van potentiele toekomstige merkhouders uitgebreid door ook vormen uit te sluiten waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar, zoals in het geval van de Tripp Trapp stoel het feit dat deze pedagogisch en ergonomisch verantwoord is.
Vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven
Ten aanzien van deze weigeringsgrond heeft het Hof van Justitie onder meer overwogen dat de omstandigheid dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat ook andere kenmerken van de waar daaraan een aanzienlijke waarde kunnen geven.
Het Hof van Justitie concludeert vervolgens dat het begrip “vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” niet uitsluitend mag worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde heeft. Er kunnen immers ook waren zijn die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben. In dit laatste geval zou het door het merk aan de merkhouder verleende recht een monopolie toekennen op de wezenlijke kenmerken van de waren, waardoor deze weigeringsgrond zijn doel niet volledig zou kunnen bereiken.
Het Hof van Justitie bevestigt dus dat er meerdere wezenlijke waarden van de waar zouden kunnen zijn. Dit is ook interessant in het licht van de zaak Hof Den Bosch 12 januari 2010, BIE 2010/30, 166 (Trianon/Revillon,) waarbij het Hof overwoog dat: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie”. Het Hof overwoog dus kort gezegd dat de smaak een wezenlijke waarde aan de waar gaf en overwoog om die reden dat er géén sprake was van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. In cassatie waren hierover prejudiciële vragen gesteld over het begrip wezenlijke waarde van de waar, maar in verband met een schikking van partijen zijn deze vragen niet beantwoord. Het Trip Trapp arrest bevestigt dat er meerdere wezenlijke waarden van de waar zouden kunnen zijn, waarbij in het geval van een vormmerk ten aanzien van etenswaren de vorm dus mogelijk naast de smaak een wezenlijke waarde zou kunnen geven aan een waar.
Combinatie van weigeringsgronden
Het Hof Den Haag had gemakshalve de beide weigeringsgronden gecombineerd toegepast door te overwegen dat het aantrekkelijke uiterlijk van de Tripp Trapp stoel een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat de vorm ervan wordt bepaald door de aard van de waar.
Dat mag niet, aldus het Hof van Justitie. Elk van deze gronden dient onafhankelijk van de andere te worden toegepast.
Gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk
Het wordt er niet eenvoudiger op om een vorm als merk in te schrijven. Deze uitspraak bevestigd dan ook wederom dat ten aanzien van vormgeving goed nagedacht dient te worden voor welke bescherming (merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht) wordt gekozen.
