VMI Holland B.V.[1] heeft onlangs drie baanbrekende rechtszaken gewonnen over eigendom op octrooirechten, bij de Supreme People’s Court van de Volksrepubliek China (“SPC”). De uitspraken zijn van groot belang voor Nederlandse en Europese bedrijven die in China strijden tegen verduistering van bedrijfsgeheimen, waarbij deze bedrijven geconfronteerd worden met de praktijk van ‘octrooi-kaping’ (patent hijacking) Octrooi-kaping leidt tot situaties waarbij de oorspronkelijke buitenlandse uitvinder van technologie wordt geconfronteerd met te kwader trouw aangevraagde octrooien op technologie die is uitgevonden door de houder van een bedrijfsgeheim. De SPC heeft voor de houder van het bedrijfsgeheim een opening gecreëerd om deze praktijk effectief te bestrijden, en de eigendom en controle over dergelijke octrooien opnieuw te bemachtigen. De uitspraken zijn interessant voor veel Europese bedrijven die zich (mede) op China willen richten, omdat ze duidelijke richtlijnen bevatten over hun rechtspositie in dit soort gevallen die raken aan de kern van de bedrijfsvoering. VMI stelde dat haar Chinese wederpartij Safe-Run Intelligence Equipment Co. (“Safe-Run”) zich bedrijfsgeheimen van VMI had toegeëigend en vervolgens octrooien heeft aangevraagd voor de in die bedrijfsgeheimen vervatte uitvinding. VMI heeft de SPC verzocht om de eigendom van octrooien over te dragen aan VMI. Aangezien bewijs vaak een lastig punt is in procedures in China over bedrijfsgeheimen, is de uitkomst van deze zaken vanuit juridisch oogpunt een belangrijke overwinning.
Aan de SPC-uitspraken is een lange strijd voorafgegaan. In 2014 heeft Safe-Run op illegale wijze technische geheimen van VMI had verkregen, en vervolgens onder eigen naam octrooiaanvragen had ingediend in China. In 2016 en 2017 zijn de octrooien aan Safe-Run verleend en in 2018 tegen VMI ingeroepen. VMI heeft verschillende rechtszaken tegen Safe-Run aangespannen met als inzet het verkrijgen van de eigendom op de drie octrooien. VMI verloor de zaken in eerste aanleg. Op 6 januari 2020 wees de Suzhou Intermediate Court de vorderingen van VMI namelijk af met het argument dat er onvoldoende bewijs was geleverd dat Safe-Run toegang had tot de bedrijfsgeheimen. VMI ging in beroep bij de SPC. Het onderzoek van de SPC was gefocust op het door Safe-Run beweerde onafhankelijke R&D-bewijs, en op technische vergelijkingen. De SPC heeft de uitspraken in eerste aanleg vernietigd en de octrooien aan VMI toegekend.
Deze drie arresten van de SPC werpen een helder licht op de ingewikkelde kwesties die spelen in dit soort geschillen over octrooi-eigendom op basis van verduistering van bedrijfsgeheimen. De SPC oordeelde dat in dit soort zaken de bewijslast naar de verweerder wordt verschoven indien en zodra 1) de houder van het bedrijfsgeheim bewijst dat de technische oplossing in het octrooidocument (wezenlijk) gelijk is aan de technische geheimen, en 2) de verweerder de mogelijkheid heeft gehad om toegang te krijgen tot het bedrijfsgeheim. De verschuiving van de bewijslast heeft tot gevolg dat de verweerder dan moet bewijzen dat hij de geoctrooieerde uitvinding heeft ontwikkeld door zijn eigen onafhankelijke onderzoeksinspanningen. Safe-Run heeft in dit specifieke geval onvoldoende bewijs geleverd van een dergelijk onafhankelijk onderzoek, en dus heeft de SPC in haar nadeel geoordeeld.
De SPC is niet over één nacht ijs gegaan en heeft de technische vergelijking en de technologische bijdragen, die de kern van het uitvinderschap in een octrooi vormen, nader onderzocht. De SPC concludeerde dat het technische concept, de technische middelen, de technische effecten van de technische oplossingen in de octrooien enerzijds en de kenmerken van de bedrijfsgeheimen van VMI anderzijds, identiek zijn. Hiermee is vastgesteld dat de technische geheimen van VMI de wezenlijke inhoud van de technische oplossingen in de octrooien hebben gevormd. De SPC oordeelde voorts dat het R&D-bewijs dat Safe-Run had overgelegd niet in lijn was met ‘industry practice’, noch met het niveau van technische complexiteit, in de bandenbouw industrie.
Met de vaststelling dat de desbetreffende octrooien de beschermbare technische geheimen van VMI bevatten, dat Safe-Run toegang had tot deze technische geheimen en dat Safe-Run voor het R&D-bewijs slechts informatie had overgenomen, kende de SPC uiteindelijk de drie Chinese octrooien definitief aan VMI toe.
Dit artikel is geschreven door Christine Yiu (Bird & Bird China – Partner IP) en Gwen ten Berge (VMI Group – Director IP).
Klik hier voor een uitgebreider, Engelstalig artikel over de besproken arresten, en klik hier voor de Engelse vertaling van een van de drie arresten.
[1] VMI Holland B.V., een onderneming verbonden aan TKH Group, is een high-tech productiebedrijf dat innovatieve, state-of-the-art machines ontwerpt en produceert voor toepassing in de Tire building, Care, Rubber en Can-industrie, met productie- en servicevestigingen in Europa, Amerika en Azië. In de in deze bijdrage bedoelde procedures is VMI bijgestaan door Bird & Bird China.
