Op 16 juni 2015 heeft Lego een mooie overwinning behaald bij het Gerecht van de Europese Unie (hierna: “het Gerecht“).[1] In lijn met het Europese merkenbureau (OHIM) heeft het Gerecht beslist dat in tegenstelling tot het LEGO-blokje het LEGO-poppetje wél een geldig vormmerk is.[2]
In deze zaak had Best-Lock, een concurrent van Lego, de nietigheid van het vormmerk ingeroepen nu zij van oordeel was dat de vorm van het LEGO-poppetje wordt bepaald door de aard van het product[3] en noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen[4], namelijk dat het poppetje kan worden gekoppeld aan andere blokjes.
Best-Lock had niet onderbouwd waarom de mogelijkheid om het poppetje te koppelen ervoor zou zorgen dat de vorm zou worden bepaald door de aard van het product, dus oordeelt het Gerecht dat de eerste weigeringsgrond niet van toepassing is.
Ook de andere weigeringsgrond, namelijk dat de vorm noodzakelijk zou zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst, wordt door het Gerecht niet van toepassing geacht. De vorm van het LEGO-poppetje wordt volgens het Gerecht bepaald door het hebben van een menselijke uitstraling waardoor het hoofd, het lijf, de armen en de benen de essentiële eigenschappen van het vormmerk zijn. Volgens het Gerecht zijn geen van deze essentiële eigenschappen noodzakelijk om de aaneenkoppeling mogelijk te maken. Daarnaast overweegt het Gerecht dat de holtes onder de voeten, de achterkant van de benen, de handen en het uitsteeksel op het hoofd geen essentiële eigenschappen van de vorm betreffen en dat uit de grafische voorstelling van die holtes en uitsteeksels ook niet volgt dat zij een technische functie zouden hebben of wat die technische functie dan zou moeten zijn.
Kortom, het Gerecht concludeert dat het vorm van het LEGO-poppetje een geldig vormmerk is.
Gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk
Op het eerste gezicht geeft deze winst hoop voor merkhouders die het steeds moeilijker hebben om hun vorm als merk te beschermen. Het lijkt er echter op dat dit vormmerk er “tussendoor is geglipt”, wellicht ook omdat een van de weigeringsgronden voor vormmerken niet aan bod is gekomen in dit geschil. Immers, Best-Lock had niet aangevoerd dat de vorm van het LEGO-poppetje een wezenlijke waarde aan de waar geeft[5] terwijl juist ook deze weigeringsgrond met name sinds het Tripp Trapp arrest het niet eenvoudiger maakt om vormen als merken te beschermen[6]. Ook de recente conclusie van de Advocaat-Generaal waarbij hij overweegt dat het vormmerk KitKat geen geldig vormmerk is, bevestigt de strenge lijn die gehanteerd wordt door de Europese instanties ten aanzien van vormmerken[7].
Kortom, het blijft een uitdaging om een vorm als merk te beschermen, maar het LEGO-poppetje is in ieder geval voor nu de dans ontsprongen. Nu is het afwachten of dit standhoudt in een eventueel hoger beroep. Wordt vervolgd!
——————————————————————————————————–
[1] Gerecht van de Europese Unie 16 juni 2015, T‑396/14 (Best-Lock / Lego Juris).
[2] Hof van Justitie 14 september 2010, C-48/09 (Lego Juris/ OHIM).
[3] Artikel 3 lid 1 sub e(i) Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Merkenrichtlijn“).
[4] Artikel 3 lis 1 sub 2(ii) Merkenrichtlijn.
[5] Artikel 3 lid 1 sub e(iii) Merkenrichtlijn.
[6] L. Brouwer en M. Rieger- Jansen, Hof van Justitie geeft meer duidelijkheid over vormmerken, Birdbuzz: 2014.
[7] Conclusie A-G 11 juni 2015, C-215/14 (Nestlé / Cadbury).
